На регистрацию в качестве товарного знака на имя ЗАО «ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА» была подана заявка в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ: 16. Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские. 35. Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Специалисты Роспатента сочли заявленное обозначение «MARKETING INDEX-MI» изобретенным словосочетанием, одним из возможных переводов которого является «индекс маркетинга». По результатам экспертизы Роспатент 23 декабря 2011 года отказал в государственной регистрации товарного знака, мотивировав решение тем, что указанное обозначение не обладает различительной способностью, а также в отношении части заявленных товаров и услуг способно ввести потребителя в заблуждение.

TNS Russia, не согласившись с данным решением, 22 марта 2012 года подало возражение. Решением Роспатента от 17 мая 2012 года в удовлетворении возражения было отказано, решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке оставлено в силе. Решением Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2012 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2013 года, в удовлетворении заявленных требований было отказано. В новой кассационной жалобе TNS Russia просило отменить решение и постановление, поскольку они приняты незаконно и необоснованно, с нарушением норм права. Эксперты TNS Russia сочли выводы судов не соответствующим фактическим  обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Проверив правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения относительно нее,  арбитражный суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемых решения и постановления.

По правовом нормам не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. Рассматривая данное дело, суды правильно указали, что обозначение по заявке № 2010712405 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словосочетания «MARKETING INDEX» и буквенного элемента «MI», соединенных между собой дефисом. Слова и буквы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. При том доминирующее положение в заявленном обозначении в силу пространственного расположения и наличия семантики занимает словесный элемент «MARKETING INDEX».

Согласно пункту 2.2 Рекомендаций по дельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23 марта 2001 года № 39, заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов не предоставляется правовая охрана, а производителям -исключительное право на их использование, у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Для установления того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого элемента: энциклопедии, справочники, Интернет и др.

В соответствии со словарно - справочными материалами:

Таким образом, как посчитали суды, словосочетание «MARKETING INDEX-MI» переводится как «индекс маркетинга» и может иметь значение «статистический показатель рынка».

В уведомлении Роспатента от 16 апреля 2010 года о поступлении и регистрации заявки в графе описание заявленного обозначения отмечено, что одним из возможных переводов с английского языка на русский является «индекс маркетинга».

Установив данные обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что заявленное обозначение характеризует товары 16 класса (печатная продукция, учебные материалы и наглядные пособия, альманахи, брошюры, буклеты, газеты, периодика, продукция печатная, продукция печатная, проспекты, учебники) и услуги 35 (за исключением фотокопирование) класса МКТУ, в отношении которых испрашивается его правовая охрана, в связи с чем регистрация в качестве товарного знака обозначения «MARKETING INDEX-MI» противоречит ГК РФ и патентному праву.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение является фантазийным и не имеет определенного смыслового значения, суды сочли несостоятельными, поскольку спорное обозначение обладает семантикой и перевод его на русский язык содержится в открытых источниках информации.

Довод TNS Russia о том, что обозначение «MARKETING INDEX-MI» придумано самим заявителем и ассоциируется только с ним, был проверен судами и также отклонен.

Читать полную версию решения